F.A.Q. su brevetto unitario e su tribunale unificato dei brevetti

Il Brevetto con Effetto Unitario, o semplicemente Brevetto Unitario (qui di seguito anche B.U.) è un Brevetto Europeo per il quale il titolare può ottenere un effetto unitario, ossia un titolo di proprietà industriale valido unitariamente in tutti i Paesi aderenti al B.U, attualmente 17, e sottoposto ad un’unica giurisdizione, quella del Tribunale Unificato dei Brevetti o TUB (in inglese UPC, Unified Patent Court)

Il Brevetto Unitario può essere chiesto solo dopo l’entrata in funzione del TUB, ossia il 1° Giugno 2023

L’attuale sistema Brevetto Europeo, al momento del rilascio, permette di ottenere singole convalide nei Paesi aderenti che equivalgono ad altrettanti brevetti nazionali, ma non permette al titolare di conseguire un unico titolo valido in tutti i Paesi aderenti al sistema del Brevetto Europeo, essendo necessarie singole convalide nei Paesi di interesse.

Il sistema del Brevetto Unitario, invece, permette al titolare del Brevetto Europeo rilasciato di scegliere se avere effetto unitario, ottenendo così un titolo unico valido simultaneamente su tutti i Paesi aderenti al sistema del B.U. al momento del rilascio, senza necessità di fare ulteriori scelte territoriali, con eliminazione delle spese di convalida in tali paesi e riduzione dei costi di mantenimento.

No, con l’avvio del Brevetto Unitario l’attuale sistema del Brevetto Europeo continua a funzionare come prima. Il Brevetto Unitario è solo un’opzione in più. Il titolare di brevetto Europeo può continuare a convalidare il proprio brevetto Europeo concesso nei singoli Stati, sia per quelli aderenti al Brevetto Unitario che per quelli non aderenti, sostenendo ovviamente i relativi costi per i Paesi aderenti al B.U. al momento del rilascio.

Per i Paesi non aderenti al B.U. al momento del rilascio rimane tutto immutato, ossia il sistema del Brevetto Europeo e le rispettive convalide dopo il rilascio nei paesi di interesse.

Al momento sono 17: Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia e Svezia.

Sì, sono già in attesa di entrare Cipro, Grecia, Irlanda, Romania, Slovacchia, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria.

Tra quelli di maggiore interesse ci sono Spagna, Croazia, Svizzera, Regno Unito, Turchia, Norvegia.

La procedura di esame del Brevetto Europeo al quale è possibile dare effetto unitario è, fino al rilascio, la stessa di un normale Brevetto Europeo. Dal momento del rilascio il titolare avrà un mese di tempo effetto unitario per i Paesi aderenti, al momento 17, e fare normali convalide per tutti gli altri Stati di interesse, ma non aderenti, oppure non chiedere effetto unitario e fare le convalide nazionali per tutti i Paesi di interesse.

In questo caso, si potranno scegliere due strade al momento del rilascio del Brevetto: 1) proseguire con il deposito delle convalide nazionali in tutti i Paesi di interesse; 2) chiedere effetto unitario del brevetto Europeo coprendo tutti gli Stati aderenti al B.U. (che comprendono Francia, Germania e Italia) e parallelamente convalidare il brevetto Europeo in Spagna.

Dal deposito al momento del rilascio, le procedure saranno esattamente le stesse rispetto a quelle per ottenere il brevetto europeo. Pertanto, anche i costi sono analoghi.

Un risparmio di costi si avrà sia nel mantenimento annuale dei titoli (si pagherà una sola tassa di mantenimento per tutti e 17 i Paesi attualmente aderenti al B.U., invece che tante tasse nazionali) sia nella fase successiva al rilascio (si potranno evitare o limitare costi di traduzione del testo brevettuale, diritti di convalida dei vari Paesi e costi di nomina di mandatari locali).

Il risparmio effettivo sarà valutato caso per caso, variando in base sia al numero di Paesi in cui si ha interesse ad avere tutela brevettuale, sia ai Paesi stessi, sia al tipo di brevetto concesso.

Questo è il grafico che si può trovare su sito web di EPO

(https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent/cost.html) che mette a confronto i costi delle mere tasse di mantenimento del sistema del B.U. (17 Paesi) e del B.E. (25 Paesi)

A questi importi dovranno essere aggiunti i nostri onorari.

L’istanza di concessione dell’effetto unitario deve essere sottoscritta dal titolare del brevetto europeo concesso, esattamente come registrato presso l’EPO. Quindi, al momento in cui viene emessa l’intenzione di rilascio da parte dell’Ufficio è necessario procedere ad aggiornare l’anagrafica dell’EPO Register (cambio nome, cessione di brevetto, cambio sede sociale, ecc…..). Analoghe considerazione per il deposito dell’ opt-out.

In ogni caso, è sempre consigliabile regolarizzare l’indicazione della titolarità della domanda di brevetto prima possibile, per contenere i costi.

La data di entrata in funzione attesa del TUB è il 1° Giugno 2023

Con l’attuale sistema le eventuali cause per contraffazione e/o nullità di una convalida nazionale di Brevetto Europeo sono di competenza delle singole Corti Nazionali, le cui decisioni, pertanto, avranno efficacia solo nel Paese di appartenenza della Corte (ad esempio, una sentenza del Tribunale di Milano esplicherà i suoi effetti solo sul territorio italiano).

Le eventuali cause per contraffazione e/o nullità del B.U. saranno di competenza del Tribunale Unificato dei Brevetti (qui di seguito anche TUB), che avrà sedi centrali a Parigi, Monaco e (forse) Milano e altre sedi locali. Una eventuale decisione di nullità di un Brevetto Unitario o di sua contraffazione avrà quindi efficacia in tutti i Paesi aderenti al sistema del Brevetto Unitario.

Saranno anche di competenza del Tribunale Unificato dei Brevetti le eventuali cause per contraffazione e/o nullità di brevetti Europei già concessi per i quali il titolare abbia chiesto di non aderire (opt-out) alla giurisdizione del TUB.

Per opt-out si intende la scelta operata dai titolari di brevetti europei già concessi al momento di entrata in vigore del TUB o di titolari di domande di brevetto europeo di escludere i propri brevetti dalla giurisdizione del Tribunale Unificato dei Brevetti.

In caso di opt-out, i propri titoli potranno essere giudicati solo da Corti Nazionali, sia in materia di validità che di contraffazione, come è avvenuto fino ad oggi.

Tale scelta potrà essere effettuata a partire da tre mesi prima dell’entrata in vigore del Tribunale Unificato dei Brevetti (cd. “sunrise period”) e cioè a partire dal 1° marzo 2023. Questa opzione potrà essere esercitata fino a 7 anni dalla data di entrata in vigore del Tribunale Unificato dei Brevetti, purché non sia ancora stata iniziata alcuna azione davanti al TUB.

Solo in caso di precedente opt-out, ossia dichiarazione di non aderire alla giurisdizione del TUB, il titolare può rinunciarvi, e questa rinuncia è definita anche opt-in. Non è possibile esercitare nuovamente un opt-out

No, per brevetti europei concessi per i quali il titolare ha chiesto, al momento del rilascio, effetto unitario non è possibile esercitare l’opt-out dalla giurisdizione del TUB.

1) Un primo vantaggio è dato dall’avere un’unica Corte che si occuperà di accertare la contraffazione e/o la nullità di un brevetto. La sua sentenza esplicherà effetti in tutti e 17 i Paesi aderenti al B.U. Non si avranno più molteplici decisioni di varie Corti nazionali su uno stesso brevetto, spesso contraddittorie fra loro. Inoltre, i costi di molte cause nazionali sarebbero maggiori di una singola causa davanti al TUB.

2) Un secondo vantaggio è poter attaccare per contraffazione uno o più contraffattori di uno stesso brevetto e che operano in più stati, facendo un’unica azione, o azioni comunque collegate tra loro.

3) Un terzo vantaggio è l’alta specializzazione del TUB. In esso, infatti, opereranno insieme giudici e esperti in materia di brevetti. Si eviteranno, quindi, decisioni imprecise dal punto di vista brevettuale e non sarà necessario ricorrere al Consulente Tecnico d’Ufficio.

Tra i potenziali svantaggi, tre sono quelli che al momento possono essere segnalati:

1) l’assenza, nella fase iniziale, di giurisprudenza a cui riferirsi per valutare il rischio connesso all’esperimento di una causa giudiziaria;

2) nel caso si fosse dovuto agire in un solo stato europeo, soprattutto davanti ad una Corte Italiana, i costi di una causa davanti al TUB si presumono molto più elevati rispetto ad una singola causa nazionale;

3) le decisioni avranno validità su tutti e 17 i Paesi aderenti, con la conseguenza che se un brevetto verrà dichiarato nullo, esso lo sarà in tutti i Paesi del B.U, mentre con il sistema attuale, in caso di brevetto europeo debole, terze parti per annullare un brevetto europeo concesso devono attaccare ogni singola convalida nella relativa giurisdizione nazionale.

Qualora si abbia un brevetto debole o attaccabile, togliendo subito dalla giurisdizione del TUB la domanda europea o il brevetto già concesso, si può evitare una azione centrale da parte di un concorrente che punti all’annullamento del brevetto, o altre azioni centrali, ad esempio sulla titolarità o sul diritto a brevettare.

1) Qualora si abbia un brevetto forte, togliendo dalla giurisdizione del TUB il brevetto già concesso si può rischiare una azione nazionale di un concorrente potenziale contraffattore, ad esempio di nullità o di accertamento negativo di contraffazione, che impedirebbe un successivo opt-in, a tutto vantaggio del concorrente che punti ad evitare una azione centrale di contraffazione che lo colpisca contemporaneamente in più stati.

2) Inoltre, si perdono opzioni, dato che una volta esercitato l’opt-out, e sia necessario esercitare un opt-in, questo può essere fatto una sola volta, e non è possibile esercitare nuovamente un altro opt-out. Ad esempio, chi aderisce alla giurisdizione del TUB e non ha mai esercitato l’opt-out può chiedere un provvedimento cautelare inaudita altera parte al TUB, e nel caso gli venisse negato, poiché la controparte non viene avvisata, può esercitare l’opt-out e cercare di ottenere il provvedimento cautelare presso una corte nazionale.

I titolari di Brevetti Europei già concessi e convalidati nei paesi di interesse, non devono fare niente se intendono aderire alla giurisdizione del TUB, che è automatica a partire dalla data di entrata in vigore (1° giugno 2023).

Al contrario, se i titolari di brevetto europeo o di domande di brevetto europeo intendono sottrarre la competenza giurisdizionale al TUB devono depositare una richiesta di cd. opt-out a partire dal 1 Marzo 2023 e fino ai successivi 7 anni, purché al momento dell’opt-out non sia già pendente una causa giudiziaria davanti al TUB.